根据《商标条例》559章第11条,一个富描述性的商标基本上会被拒绝申请为注册商标的。 若果一个文字商标带有描述产品(或服务)的特性,在一般情况下,「商标注册处」会拒绝其申请。
影射法
虽然富描述性的文字商标可能不能成功申请为注册商标,但拥有该文字商标的拥有人(「拥有人」)也会受到普通法中的「影射」所保护。若果在没有拥有人同意下使用该文字商标,并用于相同或相关的行业上,拥有人可凭着「影射」来起诉侵权人,并禁止侵权人使用该文字商标和赔偿损失等等。
误导条件
要凭着「影射」来起诉侵权人,拥有人必须证明侵权人使用该文字商标会误导买家,使他们以为侵权人的产品是拥有人的产品(「误导条件」)。
从证据角度来看误导条件,拥有人需要举出大量档(包括合约、发票、宣传档等等)来证明文字商标的知名度。在很多时候这是颇费气力。有时在举证时拥有人便需要披露一些重要资料(例如客户名称、销售数量等等),更使证明困难重重。
若果侵权人在侵权产品上并非使用拥有人的名称,而是侵权人本身的名称或侵权产品上载有侵权人的联络资料,拥有人要举证「误导条件」便更加吃力了。
图案化文字商标
面对「商标注册处」以描述性为由拒绝商标申请时,申请人可考虑以下措施:-
「把文字商标的某部分变成图案(「图案商标A」或在文字商标的某部分演变成图案外还在周边加插图案(「图案商标B」)。之后便把图案商标A和/或图案商标B作注册商标申请」
举例:
文字商标 图案商标A 图案商标B
当「商标注册处」收到图案商标A和图案商标B后,申请会经过有关因素过滤。其中最重要被考虑因素便是「描述性」和「显著性」。
显著性
无可否认,图案商标A和图案商标B的显著性比文字商标高。所以「商标注册处」批准图案商标A和图案商标B成为注册商标的机会比文字商标为高。而图案商标B的显著性则比图案商标A更高。
假若图案商标A被接纳为注册商标,拥有人(即注册商标持有人)便可透过注册商标来作「打假行动」。
因为图案商标B比图案商标A较小描述性和更显著性,所以图案商标B可被注册成为注册商标的机会则更高。若果只有图案商标B被接纳为注册商标而图案商标A被拒绝,注册商标拥有人也一样可如上述一样作出「打假行动」,唯其要更注意的是:以图案商标B来做打假,注册拥有人要点到即止才可。
商标条例:类似 + 混淆
若果市场充斥载有文字商标的产品(「侵权产品」),注册商标持有人便可凭着以下两种诉讼理据(即Causes of Action)要求侵权人终止侵权行为,甚至是起诉侵权人:-
根据《商标条例》559章第18(2)条,若果侵权人在业务中使用类似注册商标的商标,而该商标的使用可能会令公众产生混淆(「混淆条件」),侵权人便属侵犯注册商标。
以上述例子为例,若果有人使用文字商标,只需要持有图案商标A和/或B的注册商标持有人证明有「混淆」的可能,侵权人或已负上民事责任 —— 侵犯注册商标,甚至已触犯《商品说明条例》362章第9条的刑事罪行。
证据
很明显地,要证明「混淆条件」比起「误导条件」容易得多。凭着图案商标A或图案商标B等注册商标来起诉侵权人所需要的证据--来证明「混淆条件」 —— 比起普通法中的「影射」所需「误导条件」的证据 —— 低了一大段。即使侵权产品载有侵权人的资料,注册商标持有人要证明其产品和侵权产品在买家眼中属于「混淆」也不太难。
凭着上述图案化文字商标的方法是可把拥有人的知识产权权力扩大。所以拥有文字商标的拥有人不应因为其文字商标载有描述性而被「注册商标处」拒绝后便放弃注册。
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