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专业知识 >>>>  侵犯注册商标——第四类侵权
 

根据《注册商标条例》559章第18条,在未获注册商标拥有人同意下使用冒牌商标属于侵权行为。若果被裁定入罪,侵权人需要为侵权行为负上民事责任。

具体而言,法庭会颁布以下命令并要求侵权人执行:

  1. 永久禁制令、
  2. 披露命令、
  3. 送达命令、
  4. 损失命令、和
  5. 堂费命令。

上述第18条亦可细分为4种情况,当中每一情况要求的法定条件均有所不同。本所根据每一情况记录所需要的条件如下:― 

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第一情况:第18 (1)条

根据第18 (1)条,拥有人只需要证明以下两项条件,侵犯注册商标便可构成:

  1. 侵权人使用的商标与注册商标是一模一样(「第一条件」)、和
  2. 侵权商标使用于与注册商标所注册的货品范围内(「第二条件」)。

对注册商标拥有人而言,以第18 (1)条来起诉侵权人是最好的做法。所需要的条件亦能容易和客观地被引证。亦因如此,拥有人甚至可透过简易程序胜算申请在发出告票后两,三个月内取胜诉讼。

第二情况:第18 (2)条

若果侵权商标与注册商标一模一样(即第一条件满足),但侵权商标并非应用于与注册商标所注册的货品内(即第二条件未能满足),拥有人便需依赖第18(2)条来起诉侵权人。

要依赖第18(2)条来成功起诉侵权人,拥有人需要引证「第三条件」:侵权商标会使公众混淆。

当侵权人答辩起诉时,他们均会在「答辩书」上声称侵权商标并不会使公众混淆。对此等的答辩理由,拥有人亦不难在「正审」时成功推翻答辩和获取最终胜诉。但是,由起诉直至「正审」,拥有人(即原告人)需要花一年多至两年的时间,当然结果亦要视乎两种货品的类似程度。正因第三条件会构成《可争拗的答辩理由》(即 arguable defense),简易程序胜算申请并不适用于第18(2)条的诉讼。

第三情况:第18(3)条

第三情况亦类似于第二情况。当中不同之处在于在第三情况下,第一条件未能满足,而第二条件则被满足。换言之,侵权人使用的侵权商标并不是与注册商标一模一样,而是相似而已。

对第三情况,拥有人仍须要证明第三条件才可取胜。同样,简易程序胜算申请在一般情况下亦不适用于第三情况。

第四情况:第18(4)条

在香港的注册商标诉讼中,第四情况极少出现。

第四情况适用于当第一条件和第二条件同时未能满足时。换言之,当侵权商标与注册商标只是近似,侵权商标应用于注册商标所注册的货品以外时适用于第四情况。但第18(4)条仍有其必须的条件方可被使用,除第三条件(即「公众被混淆」)需要被满足外,拥有人还需要证明以下两点方可:

  1. 注册商标被《巴黎公约》所承认「第四条件」、和
  2. 注册商标是一知名商标(即well known trademark)「第五条件」。

透过第18(4)条来获得胜诉的诉讼案件在香港不多,最近,就有最知名的「益力多案件 (2004) 」。由此可见,要满足第四条件和第五条件必须是国际知名品牌方可。

对一般的注册商标而言,拥有人应尽量以第一情况来起诉侵权人。若果注册商标仍未覆盖所需的产品时,拥有人需要考虑在所需货品内注册商标。对保护拥有人的商标和商誉,持续和有策略式的注册商标是一不可划缺的工作。 

 
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